Taylor contra Hunton Andrews Kurth LLP: una advertencia para inventores y empresas emergentes

El tribunal de apelaciones del condado de Harris en Texas confirmó recientemente una sentencia sumaria que favorece al bufete de abogados Hunton Andrews Kurth y sus abogados. Taylor contra Hunton Andrews Kurth, LLP, 14-22-00410-CV (Aplicación de Texas–Hous. [Dist. 14] 13 de julio de 2023). Taylor y sus empresas WPEM y W2W habían demandado a la firma por negligencia legal después de perder primero su demanda por infracción y tener que pagar los honorarios de los abogados de los acusados. El caso ofrece algunas conclusiones clave para los empresarios que profundizan en el sistema de patentes.

Fondo : William Taylor y su socio comercial desarrollaron una aplicación de software llamada SafeCell y cedieron los derechos de patente a su nueva empresa W2W. Contrataron a Hunton AK para encargarse del proceso de solicitud de patente. Hunton presentó solicitudes de patente provisionales y no provisionales en nombre de W2W. Varios años más tarde, después de que se les concedió una patente (y su factura legal aún no se pagaba), Taylor y su socio transfirieron los derechos de patente a ellos mismos como individuos y terminaron W2W. Luego formaron una nueva empresa llamada WPEM y le asignaron la patente para que pudiera demandar a otra empresa por infracción. Esa demanda fracasó con una revocación total: se ordenó a WPEM pagar 180.000 dólares en honorarios de abogados al acusado.

Taylor, su socio, WPEM y W2W demandaron a Hunton por negligencia legal, alegando negligencia en el manejo de la solicitud de patente original. El tribunal de primera instancia desestimó todos los reclamos excepto los reclamos individuales de Taylor contra un abogado de Hunton, que luego fueron desestimados y desestimados en una orden separada. El tribunal de apelaciones afirmó, sosteniendo que (1) Taylor no era cliente de la empresa, ni tampoco lo era WPEM; (2) aunque W2W como cliente se canceló en 2017, más de 3 años antes. Eso fue un problema porque Texas tiene una limitación de 3 años para las acciones posteriores a la disolución de una corporación.

Conclusiones clave para inventores y empresas emergentes

1. Tenga cuidado al ceder derechos de propiedad intelectual de particulares a empresas y viceversa.

La carta de compromiso fue entre W2W y Hunton, no con Taylor o su socio como individuos. Y Hunton hizo que las personas firmaran una declaración particular de que no eran los clientes. El tribunal consideró que esta exención de responsabilidad dejaba claro que Hunton sólo representaba a W2W. La transferencia de la patente de W2W a los individuos no transfirió la relación abogado-cliente de W2W.

cita clave : “La cesión de una patente no transfiere una relación abogado-cliente”. (citando a Telectronics Proprietary, Ltd. contra Medtronic, Inc., 836 F.2d 1332 (Fed. Cir. 1988)).

2. Comprender los efectos de terminar una entidad comercial.

W2W carecía de legitimación activa para demandar porque había sido disuelta como entidad fuera del período de liquidación de tres años permitido por la ley de Texas. Sus reclamaciones fueron extinguidas.

cita clave : “Una vez disuelta, la sociedad no podía demandar ni ser demandada, y todos los procedimientos judiciales en los que era parte decayeron”. (citando a Hunter v. FW, 620 SW2d 547 (Tex. 1981)).

3. Los accionistas individuales generalmente no pueden demandar por daños a la empresa.

El tribunal aplicó la regla de lesiones corporativas, que prohíbe a los propietarios recuperar personalmente los daños sufridos por la empresa. Taylor no tuvo pérdidas individuales porque no poseía los derechos de patente en ningún momento relevante.

cita clave : “Según la regla de lesiones corporativas, el propietario de una empresa no puede demandar para recuperar daños personalmente por un daño cometido a la empresa. "

El resultado aquí es una estrategia de defensa corporativa clásica: la defensa utilizó la compleja estructura corporativa y los cambios de propiedad para finalmente derrotar los reclamos. Para los inventores y las nuevas empresas que buscan proteger la propiedad intelectual, tiene sentido consultar también con un abogado corporativo a lo largo del camino para garantizar una protección constante.

Señalaré aquí que, aunque Hunton Andrews Kurth ganó por tecnicismos, también negó la esencia de las afirmaciones.

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →